j.24.0726.00949.FR

Unified Patent Court

Paris Local Division

UPC_CFI_419/2023

Décision au fond

du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 26/07/2024

DEMANDEUR

1)	CANÈ S.p.A.	Représenté par	Konstantin Schallmoser
	Via Cuorgnè 42/A
	10098 - Rivoli (TO) - IT

DÉFENDEUR

1)	FRANCE DÉVELOPPEMENT ÉLECTRONIQUE	Représenté par	Grégoire Desrousseaux
	46 RUE DU ZORNHOFF
	67700 - MONSWILLER - FR

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet	Titulaire
EP3181168	CANÈ S.p.A.

JUDE QUI STATUE

Juge unique Carine Gillet

LANGUE DE LA PROCEDURE

Français

DECISION AU FOND

Le 14 novembre 2023, CANE S.p.A société de droit italien, a initié devant la Division locale de Paris de la juridiction unifiée du brevet, une action en contrefaçon du brevet EP3181168 dont elle est propriétaire, à l’encontre de France Développement Electronique, société française.

France Développement Electronique a déposé le 26 février 2024 un mémoire en défense dans lequel le défendeur ne conteste ni la matérialité de la contrefaçon, ni la validité du brevet.

Une réunion de mise en état a été organisée en visioconférence, le 19 mars 2024, en présence des représentants des parties et de madame le greffier, à l’issue de laquelle les parties ont mentionné l’existence de pourparlers entre elles et ont demandé l’attribution de l’affaire à un juge unique.

Un délai pour répliquer a été donné à CANE S.p.A au 15 mai 2024, par ordonnance du 20 mars 2024, délai prorogé au 31 mai 2024, par messages aux parties du 06 mai 2024.

Par ordonnance du 21 mars 2024, madame le président de la Division de Locale de Paris de la JUB a attribué l’affaire à un juge unique.

Les parties ayant confirmé le succès de leurs pourparlers et la régularisation à intervenir d’un protocole, une réunion de mise en état a été organisée le 07 juin 2024, avec les représentants des parties, en présence de madame le greffier, au cours de laquelle les parties ont indiqué avoir formalisé un accord, dont ils vont solliciter l’homologation, exposant qu’une conférence de mise en état n’était pas nécessaire et que l’accord pouvait être homologué sans procédure orale.

Par mémoire du 1er juillet 2024 (App. 38966/ 2024), le représentant de la société CANE S.p.A a sollicité l’homologation de l’accord régularisé entre les parties le 20 juin 2024, et la publication d’une version caviardée de l’accord, en application des dispositions de R.365.2 Rdp. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge unique a fait droit à cette demande.

CANE S.p.A sollicite également, la fixation de la valeur du litige à la somme de 390.000 euros, en accord avec les parties et la réduction des frais de procédure à la somme de 4.400 euros, correspondant à 60 % du droit fixe et le remboursement des frais de procédure avancés à hauteur de 9.100 euros (13.500 – 4.400). Il demande également que soient écartées de la procédure, les pièces n°1-4, 1-5 et 1-6.

La procédure a été clôturée le 26 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation de l’accord et la confidentialité

En application des dispositions de R. 365.1 Rdp « Lorsque les parties mettent fin à l‘instance par voie de transaction, elles doivent en informer le juge-rapporteur. La juridiction homologue la transaction par une décision [règle 11.2], si les parties le demandent et celle-ci peut être exécutée en tant que décision au fond de la juridiction » et de R.365.2 Rdp « A la demande des parties, la juridiction peut ordonner que les détails de la transaction demeurent confidentiels ».

R.11.2 Rdp dispose que « Conformément à la règle 365 et si les parties en font la demande, la juridiction confirme par décision, les termes de toute transaction (…) ».

En l’occurrence les parties ont conclu un protocole d’accord le 20 juin 2024, mettant fin au litige entre elles, qu’il convient d’homologuer et qui sera annexé à la présente décision, selon les modalités fixées par l’ordonnance du 16 juillet 2024, en ce qui concerne la confidentialité de la transaction.

Sur le remboursement des frais

En application des dispositions de R.365.4 Rdp, « Le juge-rapporteur rend une décision concernant les frais conformément aux conditions de la transaction, ou à défaut à sa discrétion ».

Conformément aux dispositions de R. 11.2 Rdp in fine « les parties peuvent convenir des indemnités à octroyer au titre des frais ou peuvent demander à la juridiction de statuer sur les indemnités à octroyer au titre des frais conformément aux règles 150 à 156 mutatis mutandis ».

En application de R.370-9 Rdp, « Les droits fixes et les droits fondés sur la valeur du litige peuvent être remboursés comme suit :

• (a) Si l’affaire est entendue par un juge unique [R.345.6 Rdp], la partie redevable des frais de procédure sera remboursée à hauteur de 25 % des frais.
• (b) (…)
• (c) Si les parties mettent fin à leur affaire par la voie de transaction, la partie redevable des frais de procédure sera remboursée à hauteur de :
• • (i) 60 % si l’action est réglée avant la clôture de la procédure écrite.
• (ii) (…)

(d) seul un des remboursements visés au paragraphe 9 (a), (b) et (c) s’applique par affaire et par partie. Lorsque plusieurs remboursements sont applicables, le plus important sera appliqué pour chaque partie ».

En l’occurrence, l’affaire ayant été attribuée à un juge unique à la demande des parties, et la transaction ayant été conclue, le 20 juin 2024, avant la clôture de la procédure écrite, les règles 370.9 (a) et (c) (i), sont susceptibles de recevoir application et il y a lieu de retenir le remboursement le plus important de 60 %.

CANE S.p.A a réglé au titre des frais de procédure, la somme totale de 13.500 euros, au titre d’une part, du droit fixe de 11.000 euros, correspondant à une action en contrefaçon (R.370.2 (a) Rdp et R.15), ainsi que d’autre part, la somme de 2.500 euros, correspondant à la taxe variable assise sur la valeur du litige déclarée initialement de 750.000 euros, conformément au tableau des frais de procédure du Comité administratif du 08 juillet 2022 (litige d’une valeur comprise entre 500.001 euros et 750.000 euros).

La valeur du litige ayant été ramenée, à la somme de 390.000 euros, CANE S.p.A n’est redevable d’aucune somme au titre des droits variables (aucune somme due à ce titre, pour les litiges dont la valeur est inférieure au seuil de 500.000 euros).

CANE S.p.A ouvre droit en conséquence, au remboursement de la somme de 2.500 euros payée à ce titre, ainsi qu’au remboursement de la somme de 6.600 euros, correspondant à 60 % du droit fixe réglé pour l’action en contrefaçon (11.000 x 60 %), soit la somme totale de 9.100 euros.

Sur le retrait des débats des pièces

Les parties ont convenu de retirer des débats, les pièces n°1-4, 1-5 et 1-6, communiquées par CANE S.p.A (respectivement courriers des 05 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 21 janvier 2022). Il sera fait droit à la demande.

La cour

• Homologue la transaction conclue le 20 juin 2024 entre CANE S.p.A et FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE
• Dit que le protocole sera annexé à la décision
• Dit que la version non caviardée demeurera confidentielle
• Ordonne le remboursement à CANE S.p.A, de la somme de 9.100 euros, après réduction des frais fixes et variables de procédure
• Ordonne le retrait des débats des pièces CANE S.p.A n°1-4, 1-5 et 1-6.
• Rappelle que cette décision mettant fin à l’action est susceptible d’appel dans les conditions de R.220.1 (a) Rdp.

Rendue à Paris, le 26 juillet 2024,

Carine GILLET, Juge unique

DETAILS DE LA DECISION

Décision nº ORD_43695/2024 dans l’ACTION Nº : ACT_586601/2023

UPC nº : UPC_CFI_419/2023

Type d’action : Action en contrefaçon

TRANSACTION AUX FINS D’HOMOLOGATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société CANÈ S.p.A., société de droit italien, immatriculée à la Chambre de Commerce de Turin sous le numéro REA n° TO-629783, dont le siège social est sis Via Cuorgnè 42/A CAP 10098, Rivoli (TO), Italie, représentée par M. Mario CANÈ, agissant en sa qualité de représentant légal de la société,

Ci-après « CANÈ », d’une part, et

La société FRANCE DÉVELOPPEMENT ÉLECTRONIQUE, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 394 872 964, dont le siège social est sis 46 rue du Zornhoff, 67700 Monswiller, France, représentée par M. Raphaël VICO, agissant en sa qualité de Président,

Ci-après « FDE », d’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :

1. CANÈ est titulaire du brevet européen EP 3 181 168 (« EP’ 168 »), issu d’une demande européenne déposée le 16 décembre 2016 (sous priorité d’une demande italienne datée du 17 décembre 2015) et délivré en langue anglaise par l’OEB le 4 décembre 2020, désignant notamment les États contractants de la France, de l’Italie et de l’Allemagne.
2. Par un mémoire en demande du 14 novembre 2023, CANÈ a intenté à l’encontre de FDE une action en contrefaçon devant la Juridiction Unifiée du Brevet (ci-après « la Juridiction »), pour que cette dernière déclare que FDE avait commis des actes de contrefaçon du brevet EP’ 168 en livrant et en offrant de livrer en France, en Allemagne et en Italie des dispositifs dénommés « So-Easy », notamment afin d’obtenir une interdiction des actes de contrefaçon, le rappel des produits contrefaisants et le remboursement de ses frais liés à la procédure. La procédure est pendante sous le numéro 5486601/2023.
3. FDE a déposé son mémoire en défense le 26 février 2024 (avec une correction le 27 février 2024). Dans ce mémoire en défense FDE n’a contesté ni la validité du brevet EP’ 168 ni les actes de contrefaçon, mais elle s’est engagée à cesser les actes de contrefaçon par un engagement unilatéral du 9 janvier 2024, en attestant n’avoir livré aucun produit depuis le 15 décembre 2023. FDE a également répliqué que CANÈ devait être déboutée de l’ensemble de ses demandes, en particulier du fait de cet engagement. Mais ce dernier ne comprenant pas d’astreinte en cas de son non-respect par FDE, CANÈ a fait part de sa volonté de sécuriser ledit engagement via une décision d’homologation de la Juridiction.
4. Lors d’une audience le 19 mars 2024, les Parties ont indiqué au Juge rapporteur qu’elles négociaient en vue d’une solution transactionnelle (ci-après « la Transaction ») et le Juge rapporteur a fixé au 15 mai la date du mémoire en réplique de CANÈ. Au cours de cette audience, le Conseil de CANÈ a aussi indiqué que CANÈ (i) ne se prévaudrait pas devant la Juridiction des pièces numérotées 1.4, 1.5 et 1.6 déposées avec son mémoire en demande et (ii) demanderait que ces pièces ne soient pas accessibles aux tiers en application de la règle 262 (2) RdP.
5. Les parties sont, à la suite des discussions par le biais de leurs Conseils, parvenues à un accord. CANÈ a fait part de cet accord au Juge rapporteur par courriel du 6 mai 2024 et le Juge rapporteur, par courriel du même jour, a prolongé au 31 mai 2024 le délai accordé aux Parties pour finaliser la Transaction.
6. Il est renvoyé aux écritures des Parties devant la Juridiction pour un exposé plus complet de leurs positions et de leurs demandes respectives.
7. Ayant ainsi pris l’exacte mesure de leur désaccord, souhaitant éviter les aléas et les frais à venir du litige et d’un possible appel, les Parties ont manifesté leur volonté de mettre un terme à leur différend par le biais de leurs Conseils respectifs et de conclure à cette fin la Transaction.

Après discussions et concessions réciproques, les Parties se sont rapprochées et ont conclu librement, avec l’assistance de leurs Conseils respectifs et en toute connaissance de cause la Transaction sans que celle-ci

DocuSign Envelope ID: A522BEF2-F3F4-4CD8-9765-3D45D3374999

2

n’emporte reconnaissance par l’une des parties du bien-fondé des prétentions de l’autre partie (autrement qu’indiqué expressément ci-dessous).

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 — Objet de la Transaction

La Transaction a pour objet le différend qui oppose CANÈ et FDE, tel qu’exposé dans les écritures des Parties devant la Juridiction dans l’instance 586601/2023, quant à la contrefaçon du brevet EP’ 168 par la livraison et l’offre de livraison par FDE du dispositif So-Easy, en France, en Allemagne et en Italie.

Article 2 — Nature de la Transaction

La Transaction constitue une « transaction » au sens de l’article 79 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée (ci-après « AJUB ») et de la règle 365 du Règlement de Procédure de la juridiction unifiée du brevet (ci-après « RdP »).

La Transaction sera donc confirmée par la Juridiction (AJUB, art. 79) et inscrite au registre de la Juridiction sous réserve des mesures de confidentialité prévues en son article 6 ci-après.

Dans la mesure où la confirmation par la Juridiction devrait emporter sa publication ou un accès au public, les Parties solliciteront que cette publication ou cet accès s’effectue sur une version caviardée de la Transaction où n’apparaîtront pas :

• le montant indiqué au sixième alinéa de l’article 4,
• la facture de l’annexe 2.

Afin de lui conférer force exécutoire, les Parties conviennent également de demander conjointement l’homologation de la Transaction par la Juridiction (RdP, règle 365), comme il sera exposé dans l’article 5 ci-après.

Article 3 — Engagements et déclaration de CANÈ

CANÈ s’engage :

• à retirer les demandes formées à l’encontre de FDE dans l’instance 586601/2023,
• à ne pas exiger toute forme additionnelle de compensation de la part de FDE pour les actes de livraison et l’offre de livraison par FDE du dispositif So-Easy, en France, en Allemagne et en Italie, commis jusqu’au 15 décembre 2023 (inclus),
• à ne plus formuler aucune demande fondée sur le brevet EP’ 168 à l’encontre des clients directs ou indirects de FDE, pour ce qui est des dispositifs So-Easy livrés par FDE en France, en Allemagne et en Italie jusqu’au 15 décembre 2023 (inclus),
• et plus généralement, à ne plus formuler aucune demande ou réclamation à l’encontre de FDE quant à l’objet de la Transaction, tel que défini à l’article 1 ci-dessus,
• à solliciter conjointement avec FDE l’homologation de la Transaction par la Juridiction, dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous.

CANÈ déclare donc qu’elle est pleinement remplie de ses droits nés du brevet EP’ 168 à l’encontre de FDE et de ses clients directs ou indirects, pour ce qui est des dispositifs So-Easy livrés par FDE en France, en Allemagne et en Italie jusqu’au 15 décembre 2023 (inclus).

Il est néanmoins expressément convenu que ces engagements et cette déclaration ne sauraient avoir pour effet de consentir à FDE ou à ses clients un droit quelconque né du brevet EP’ 168, pour des dispositifs So-Easy (ou pour des dispositifs similaires ou identiques) livrés par FDE après le 15 décembre 2023 en France, en Allemagne ou en Italie.

Article 4 — Concessions, engagements et déclarations de FDE

FDE renonce :

6077916v1

DocuSign Envelope ID: A522BEF2-F3F4-4CD8-9765-3D45D3374999

3

• à toute réclamation vis-à-vis de CANÈ quant à l’action intentée par CANÈ devant la Juridiction sous le numéro 586601/2023,

• et plus généralement, à toute réclamation quant à l’objet de la Transaction, tel que défini à l’article 1 ci-dessus.

FDE reconnaît par les présentes avoir contrefait le brevet EP’ 168 en livrant et offrant de livrer le dispositif So-Easy en France, Allemagne et Italie.

FDE confirme par la Transaction l’engagement souscrit devant la Juridiction (pièce 2 en annexe au mémoire en défense), joint en Annexe 1. Elle déclare et confirme par la Transaction que cet engagement a été signé par son président, M. Raphaël VICO. FDE s’engage donc à cesser les actes de contrefaçon et à cesser toute publicité en France, Allemagne et Italie concernant le dispositif So-Easy. Cet engagement est irrévocable et est souscrit, pour chacun de ces États désignés, pour la durée pendant laquelle le brevet européen EP’ 168 restera en vigueur dans l’État concerné.

FDE confirme par la Transaction que dès l’homologation de la transaction par la Juridiction, ses engagements seront exécutoires, entraînant la possibilité d’être sanctionnée par une astreinte à payer à la Juridiction selon l’article 82(4) AJUB, si FDE ne se conforme pas aux termes de la Transaction.

FDE reconnaît la validité du brevet EP’ 168 et s’interdit d’initier soit une procédure en nullité sur une quelconque partie nationale de ce brevet EP’ 168 soit une procédure en révocation visant ce brevet EP’ 168.

FDE s’engage à payer à CANÈ la somme de , à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, en paiement de la facture émise par CANÈ jointe en Annexe 2. Cette somme sera payée par FDE par virement sur le compte bancaire indiqué sur la facture en Annexe 2, l’ordre de virement par FDE étant effectué dans les sept jours calendaires suivant l’entrée en vigueur de la Transaction. FDE fournira spontanément à CANÈ la preuve de cet ordre de virement.

FDE déclare ne plus avoir à l’encontre de CANÈ de réclamation pour l’exercice par CANÈ des droits nés du brevet EP’ 168 à l’encontre de FDE, pour ce qui est des dispositifs So-Easy livrés par FDE en France, en Allemagne et en Italie jusqu’au 15 décembre 2023 (inclus).

Article 5 — Homologation

Les Parties s’engagent à demander conjointement à la Juridiction une décision d’homologation de la Transaction, afin de lui conférer force exécutoire.

Article 6 — Confidentialité

FDE s’engage à ne pas demander de mesure de confidentialité de la décision de la Juridiction à intervenir pour constater la fin de l’instance : ainsi, cette décision de la Juridiction constatant l’accord des Parties sera publiée conformément à l’AJUB et au RdP.

Cependant, les Parties conviennent que le montant de l’indemnité versée par FDE à CANÈ en application du sixième alinéa de l’article 4 est confidentiel. Les Parties s’engagent donc à demander à la Juridiction (conjointement) que le montant de la Transaction et la facture de l’Annexe 2 demeurent confidentiels par application de la règle 262 (2) RdP, et à fournir à la Juridiction une version de la Transaction où ces informations seront caviardées. Les Parties s’engagent à conserver la confidentialité de ce montant.

Cet engagement de confidentialité vaut pour une durée de cinq années à compter de la dernière des dates d’expiration ou de déchéance du brevet EP’ 168 dans les États contractants désignés (France, Italie et Allemagne).

CANÈ s’engage aussi, comme elle l’a indiqué au Juge rapporteur lors de l’audience du 19 mars 2024, à demander à la Juridiction que les pièces numérotées 1.4, 1.5 et 1.6 annexées à son mémoire en demande demeurent confidentielles, dans leur ensemble, par application de la règle 262 (2) RdP.

Enfin, en application de la règle 11 (3) RdP, les Parties conviennent expressément que la Transaction pourra être utilisée à titre de preuve devant la Juridiction ou toute autre juridiction, en respectant l’engagement de confidentialité ci-dessus.

6077916v1

Article 7 — Frais

À l’exception du paiement prévu au sixième alinéa de l’article 4, chacune des Parties conservera la charge de l’ensemble des frais d’Avocats, de Conseils, frais de procédure et frais de justice qu’elle a pu exposer en relation avec l’objet indiqué en article 1, notamment pour ce qui est (i) de la procédure devant la Juridiction (en ce compris l’homologation de la Transaction et les demandes formées en application de la règle 262 (2) RdP) et (ii) de la négociation et de la signature de la Transaction.

Il est expressément précisé que les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que CANÈ demande à la Juridiction le remboursement des frais de procédure dans les conditions prévues à la règle 370 (9) RdP.

Article 8 — Intégralité

Les termes de la Transaction constituent l’intégralité des accords entre les Parties quant à l’objet défini à l’article 1 ci-dessus.

Article 9 — Transaction

La présente Transaction, conclue sur le fondement des articles 2044 à 2052 du Code civil, règle définitivement entre les Parties tous litiges relatifs à l’objet défini à l’article 1 ci-dessus et fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les Parties d’une action en justice ayant le même objet.

Article 10 — Loi applicable, successeurs et litiges

La Transaction est régie par et interprétée selon le droit français.

La Transaction vaut non seulement à l’égard des Parties, mais aussi de leurs successeurs en droits. Chacune des parties se porte fort du respect de la Transaction par ses successeurs en droits.

Les Parties s’engagent, préalablement à tout recours juridictionnel, à rechercher une solution amiable à tout différend afférent à l’existence, la validité, l’application et/ou l’interprétation de la Transaction ou qui surviendrait à l’occasion de son exécution. Dans l’hypothèse où aucune conciliation n’interviendrait entre les Parties dans un délai de trois mois, les Parties conviennent que la Juridiction Unifiée du Brevet aura compétence exclusive pour trancher tout litige afférent à l’existence, la validité, l’application et/ou l’interprétation de la Transaction ou qui surviendrait à l’occasion de son exécution.

Si un tel litige ne devait pas relever de la compétence de la Juridiction, les Parties conviennent que le tribunal judiciaire de Paris aurait compétence exclusive pour en connaître.

Article 11 — Entrée en vigueur et durée

La Transaction entrera en vigueur à la date de sa confirmation et de son homologation par la Juridiction.

Article 12 — Signature

Les Parties conviennent de signer la Transaction sur support électronique conformément aux articles 1367 et suivants du code civil. À cet effet, les Parties conviennent d’utiliser la plateforme en ligne DocuSign www.docusign.com. Chacune des Parties déclare et accepte (i) que la signature électronique qu’elle appose sur la Transaction a la même valeur juridique que sa signature manuscrite et (ii) que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine à la Transaction.

Chacune des Parties prend acte que le procédé de signature choisi par les Parties pour signer la Transaction sur support électronique permet à chacune d’elles de disposer d’un exemplaire de la Transaction sur support durable ou d’y avoir accès, conformément à l’article 1375 al. 4 du Code civil.

Pour la société CANÈ

M. Mario CANÈ

Pour la société France DÉVELOPPEMENT ÉLECTRONIQUE

M. Raphaël VICO

Date

Annexes :

• Annexe 1 : engagement de FDE du 9 janvier 2024 (pièce 2 annexée au mémoire en défense)
• Annexe 2 : facture de CANÈ à FDE, avec les coordonnées bancaires de CANÈ.

W;t 6077916v1

Annexe 1 – Engagement de FDE du 9 janvier 2024

(pièce 2 annexée au mémoire en défense)

DocuSign Envelope ID: A522BEF2-F3F4-4CD8-9765-3D45D3374999

Juridiction Unifiée du Brevet

Division Centrale de Paris

Rue Saint-Germain l’Auxerrois

75001 PARIS

Numéro d’affaire: 586601/2023

s’engage pour réservoir

Par les présentes, société par actions simplifiée France Développement Électronique (FDE) n’ira pas procéder actuellement à des livraisons concernant ces offres de livraison du produit SO EASY en France, Allemagne ou en Italie:

Cet engagement irrévocable est souscrit pour chacun de ces États désignés pour la durée pendant laquelle le brevet européen EP-B-3 181 168 restera en vigueur dans l’État concerné.

La société atteste aussi n’avoir procédé actuellement à aucune livraison du produit, aucune vente, en Italie ou en Allemagne, depuis le 15 décembre 2023 et jusqu’à ce jour.

Fait - Monswiller, le janvier 2023

07702 BAVEAU Ceoex

6077916v1

DocuSign Envelope ID: A522BEF2-F3F4-4CD8-9765-3D45D3374999

                                                                           7

                                                    Annexe 2 – Facture de CANÈ à FDE

        6077916v1